Engager une action en contrefaçon devant le juge civil ou pénal

L'action en contrefaçon est la procédure judiciaire par laquelle le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle (marque, brevet, dessin et modèle, droit d'auteur) fait sanctionner une atteinte à ce droit. Cette action en justice défend le monopole d'exploitation du propriétaire contre toute imitation illicite. Elle se prescrit par cinq ans et se prépare d'abord par la preuve de l'existence du droit et de la violation, souvent par une saisie-contrefaçon.

Qu'est-ce qu'une action en contrefaçon ?

La contrefaçon est la reproduction, l'usage, l'imitation ou l'exploitation d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son titulaire. L'action en contrefaçon est le moyen juridique qui permet de faire constater cette atteinte par un juge, d'en obtenir la cessation et d'être indemnisé du préjudice subi. Elle n'a rien d'une action de droit commun fondée sur la faute : l'acte matériel suffit, et la bonne foi du contrefacteur est en principe indifférente devant la juridiction civile.

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) organise l'action titre par titre. Pour la marque, les articles L716-4 et suivants, réécrits par l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant le « paquet marques », définissent l'atteinte et les mesures ouvertes au titulaire. Pour le brevet, ce sont les articles L615-1 et suivants. Pour le droit d'auteur, les articles L335-2 et suivants, et pour les dessins et modèles, les articles L521-1 et suivants. La logique est commune : un droit enregistré ou né de la création, un acte non autorisé, une procédure spécifique de preuve et un régime propre de réparation.

L'action en contrefaçon se distingue de l'action en concurrence déloyale, qui relève du droit commun de la responsabilité civile (article 1240 du Code civil) et suppose une faute, un dommage et un lien de causalité. Les deux sont souvent cumulées dans une même assignation, à condition que la concurrence déloyale repose sur des faits distincts de la contrefaçon : parasitisme, dénigrement, confusion créée par la présentation d'un produit ou d'un service.

Le principe est celui du monopole : le titre confère à son propriétaire un droit exclusif, opposable à tous, sur un territoire donné. Toute forme d'exploitation non autorisée, qu'il s'agisse d'une copie servile ou d'une imitation plus subtile, est une violation de ce monopole. Le CPI ne protège que sur le territoire français ; une protection internationale suppose un dépôt dans chaque pays visé, ou une marque internationale et un brevet européen, et l'action se mène alors pays par pays.

Les différents types de contrefaçon

Chaque titre de propriété industrielle ou artistique a sa propre définition de l'acte contrefaisant. Connaître celle qui s'applique évite une assignation mal fondée, qui expose le demandeur à une condamnation pour procédure abusive.

En matière de brevet, le Code distingue la contrefaçon directe, sanctionnée même en l'absence de connaissance, et la contrefaçon par fourniture de moyens (article L613-4), qui suppose que le tiers sache que ces moyens sont aptes et destinés à la mise en œuvre de l'invention. Pour les appellations, notre page consacrée aux indications géographiques comme les AOP et les IGP détaille la protection propre à ces signes collectifs.

Pour la marque, la portée de la protection dépend du dépôt : les produits et services visés dans les classes de Nice, et le signe tel qu'il figure au registre national. Une marque de renommée bénéficie d'une protection élargie, même pour des produits différents, lorsque l'usage du signe tire indûment profit de son caractère distinctif.

La contrefaçon numérique et informatique

Le numérique a multiplié les formes de contrefaçon : vente de produits imités sur des places de marché, reprise d'un nom commercial dans un nom de domaine, copie d'un logiciel ou d'une base de données, diffusion illicite d'une œuvre en ligne. Le programme informatique est protégé par le droit d'auteur, et une solution technique qui le met en œuvre peut, sous conditions, relever du brevet. Dans l'environnement numérique, le contrefait circule vite : les constats en ligne, datés et reproductibles, sont la première pièce du dossier. Les réseaux commerciaux internationaux utilisent souvent plusieurs formes de présentation pour un même produit, ce qui impose de viser chaque annonce et chaque intermédiaire commercial.

Qui peut agir en contrefaçon ?

L'action appartient d'abord au titulaire du droit : le propriétaire de la marque, le titulaire du brevet, l'auteur de l'œuvre ou la personne à qui les droits ont été cédés. Pour un titre enregistré, la qualité de titulaire se prouve par l'inscription au registre national des marques ou au registre national des brevets tenus par l'INPI. Une cession non inscrite n'est pas opposable aux tiers, ce qui peut priver le cessionnaire de la possibilité d'agir pour des faits antérieurs à l'inscription. L'inscription de la cession est donc la première vérification d'un cabinet avant toute action en justice : un titre valable mais mal inscrit fragilise la procédure dès l'audience.

Le licencié exclusif et le licencié simple

Le bénéficiaire d'un contrat de licence exclusive peut, sauf stipulation contraire du contrat, engager une action en contrefaçon si le titulaire, après mise en demeure, n'exerce pas ce droit (article L716-4-2 pour la marque, L615-2 pour le brevet). Le licencié non exclusif, lui, ne peut pas agir seul : il peut seulement intervenir à l'instance engagée par le titulaire pour obtenir la réparation de son propre préjudice. Le contrat de licence doit en outre être inscrit au registre pour être opposable. Côté licenciés, le guide sur la licence d'exploitation d'un brevet ou d'une marque revient sur les clauses qui encadrent ce pouvoir d'agir.

L'intérêt et la qualité à agir

Comme toute partie à un procès civil, le demandeur doit justifier d'un intérêt à agir, né et actuel. Les organismes de gestion collective et les syndicats professionnels peuvent aussi agir pour la défense des intérêts dont ils ont la charge, notamment en droit d'auteur. Pour un brevet, l'action peut être introduite dès la publication de la demande de brevet, mais le tribunal sursoit à statuer jusqu'à la délivrance du titre (article L615-4).

Comment prouver la contrefaçon avant d'engager une action ?

La contrefaçon se prouve par tous moyens, mais la preuve doit être loyale et précise. Sans elle, l'assignation échoue. Le Code offre au titulaire un outil propre à la matière : la saisie-contrefaçon.

La saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon est une mesure autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire, sur requête, sans que la partie adverse soit prévenue. Un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), assisté le cas échéant d'un expert désigné par le demandeur, se rend dans les locaux du contrefacteur présumé pour décrire ou saisir les produits, documents et éléments de preuve (articles L615-5 pour le brevet, L716-4-7 pour la marque, L332-1 pour le droit d'auteur). Le juge peut subordonner la mesure à la constitution de garanties.

Le délai est strict : le demandeur doit saisir le juge du fond dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de la saisie ou de la description. À défaut, la saisie est annulée à la demande du saisi, sans qu'il ait à motiver sa demande, et il peut réclamer des dommages et intérêts.

Les autres moyens de preuve

• le procès-verbal de constat d'achat, dressé par un commissaire de justice avec un tiers acheteur indépendant ;
• le constat sur internet, qui fige le contenu d'un site ou d'une place de marché à une date donnée ;
• la retenue en douane, qui permet d'intercepter des marchandises suspectes à la frontière et d'en obtenir des échantillons ;
• les pièces de création et de datation, comme l'enveloppe Soleau déposée à l'INPI, utiles pour établir l'antériorité d'une création non enregistrée.

Le droit d'information (articles L716-4-9 et L615-5-2) permet enfin au juge d'ordonner la production de documents sur l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, les quantités produites et le prix obtenu. C'est souvent cette mesure qui chiffre réellement le préjudice.

Quelle est la durée de prescription de l'action ?

L'action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans. Depuis la loi PACTE et l'ordonnance du 13 novembre 2019, le point de départ est harmonisé : le délai court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d'exercer l'action (article L716-4-2 pour la marque, L615-8 pour le brevet, L521-3 pour les dessins et modèles). Pour le droit d'auteur, la prescription quinquennale du droit commun s'applique (article 2224 du Code civil).

Le choix du « dernier fait » a une conséquence pratique : tant que les actes de contrefaçon se poursuivent, le délai ne court pas pour l'ensemble. La Cour de cassation limite toutefois la réparation aux faits non prescrits. Une mise en demeure ne suspend pas la prescription ; seule une demande en justice, même en référé, l'interrompt.

Deux autres délais comptent. L'action pénale, pour un délit, se prescrit par six ans à compter de la commission des faits. Et en matière de marque, la forclusion par tolérance joue : le titulaire qui a toléré pendant cinq ans l'usage d'une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cause, ne peut plus en demander la nullité ni s'opposer à son usage, sauf dépôt de mauvaise foi.

Devant quel tribunal engager une action ?

La compétence est exclusive et spécialisée. Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention relèvent du seul tribunal judiciaire de Paris, avec appel devant la cour d'appel de Paris. Pour les marques, les dessins et modèles et les indications géographiques, dix tribunaux judiciaires sont compétents (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France), fixés par l'article D211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire. Le droit d'auteur relève de ces mêmes juridictions.

Le tribunal de grande instance a disparu le 1er janvier 2020 au profit du tribunal judiciaire : les décisions antérieures le mentionnent encore, ce qui entretient la confusion. La représentation par avocat est obligatoire. Pour un brevet européen à effet unitaire, ou un brevet européen classique qui n'a pas fait l'objet d'une dérogation (opt-out), la Juridiction unifiée du brevet, ouverte le 1er juin 2023, est compétente avec un siège à Paris.

La marque de l'Union européenne relève des tribunaux des marques de l'Union européenne : en France, le tribunal judiciaire de Paris. Le choix de la juridiction civile ou pénale reste ouvert à la victime, mais la voie civile est de loin la plus pratiquée, car elle maîtrise mieux l'évaluation des dommages et intérêts. Un avocat en propriété industrielle oriente ce choix selon le titre en cause et l'ampleur des faits. Le cabinet d'un conseil en propriété industrielle, qui connaît la technique de l'invention, intervient souvent à ses côtés dans les dossiers de brevet ; les deux cabinets travaillent alors de concert sur l'analyse des revendications et sur la preuve de la violation.

Comment engager une action en contrefaçon, étape par étape ?

1. Vérifier son titre. Le droit est-il en vigueur, les annuités ou le renouvellement sont-ils à jour, les produits et services visés couvrent-ils l'acte reproché ? Une marque non exploitée depuis cinq ans s'expose à une demande reconventionnelle en déchéance.
2. Réunir la preuve. Constat, achat, saisie-contrefaçon : la preuve précède toujours l'assignation.
3. Adresser une mise en demeure. Elle n'est pas obligatoire pour le titulaire, mais elle ouvre souvent une négociation (retrait, accord de coexistence, licence) et elle est un préalable pour le licencié exclusif.
4. Saisir le juge des référés si l'urgence le justifie. L'article L716-4-6 (marque) et l'article L615-3 (brevet) permettent d'obtenir des mesures provisoires, interdiction sous astreinte ou constitution de garanties, lorsque les éléments rendent vraisemblable l'atteinte.
5. Assigner au fond. L'assignation expose le droit, l'acte contrefaisant, le préjudice et les demandes, et doit respecter le délai de vingt ou trente et un jours après une saisie.
6. Anticiper la défense. Le défendeur conteste presque toujours la validité du titre par une demande reconventionnelle en nullité.

La durée d'une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Paris se compte en général en années, appel compris : la décision est donc un objectif de long terme, et la négociation reste ouverte à chaque étape.

Comment se défendre contre une action en contrefaçon ?

La personne assignée dispose de plusieurs moyens, qui se combinent. Le premier vise le titre lui-même : une demande en nullité du brevet pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive, ou de la marque pour défaut de caractère distinctif. Une recherche d'antériorité sérieuse est ici l'arme principale. Le deuxième vise la qualité du demandeur : titre non inscrit, licence non opposable, action du licencié sans mise en demeure préalable.

Le troisième porte sur l'acte : absence d'usage dans la vie des affaires, absence de risque de confusion, produits ou services non similaires, épuisement des droits pour un produit mis sur le marché de l'Espace économique européen avec le consentement du titulaire. En brevet, le défendeur peut invoquer l'exception d'usage privé ou expérimental, ou un droit de possession personnelle antérieure (article L613-7). L'existence d'une imitation se juge par une appréciation d'ensemble, du point de vue du public pertinent : une différence de forme ou de présentation peut suffire à écarter le risque de confusion entre deux signes commerciaux.

Le quatrième moyen tient à la procédure : prescription, nullité de la saisie-contrefaçon, déchéance de la marque pour défaut d'usage. Enfin, le défendeur qui obtient gain de cause peut réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive et le remboursement de ses frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Comment obtenir une indemnisation du préjudice ?

La réparation obéit à des règles propres, plus favorables que la responsabilité civile de droit commun. Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement (article L716-4-10 pour la marque, L615-7 pour le brevet, L331-1-3 pour le droit d'auteur) :

• les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ;
• le préjudice moral causé à cette dernière, par exemple l'avilissement de la marque ;
• les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels.

À titre d'alternative, et sur demande de la partie lésée, le juge peut allouer une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral.

Le tribunal peut en outre ordonner le rappel des circuits commerciaux, la destruction ou la confiscation des produits contrefaisants et des matériels ayant servi à les fabriquer, ainsi que la publicité du jugement dans des journaux ou sur un site en ligne, aux frais du contrefacteur. L'objectif affiché par le législateur est d'assurer l'indemnisation complète de la victime sans lui laisser supporter le coût de la preuve.

Quelles sont les sanctions pénales de la contrefaçon ?

La contrefaçon est aussi un délit. La voie pénale est ouverte par une plainte, éventuellement avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, ou par une citation directe devant le tribunal correctionnel. La responsabilité pénale peut être celle d'une personne physique ou d'une personne morale.

Pour une personne morale, le montant maximal de l'amende est porté au quintuple. Des peines complémentaires s'ajoutent : fermeture de l'établissement, confiscation, affichage de la décision. Le Code des douanes réprime de son côté l'importation et la détention de marchandises contrefaisantes, y compris chez le particulier qui rapporte un faux sac de voyage : la marchandise est saisie et une amende douanière est encourue. La sanction pénale ne dispense pas de la réparation civile, que la victime peut demander devant le juge répressif.

Questions fréquentes sur l'action en contrefaçon

Faut-il un avocat pour agir en contrefaçon ?

La représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire, qu'il s'agisse d'une marque, d'un brevet ou d'une œuvre.

Peut-on agir contre un vendeur étranger sur une place de marché ?

Le juge français est compétent lorsque le site vise le public français ; la procédure de notification à la plateforme permet en parallèle d'obtenir le retrait des annonces.

La bonne foi du contrefacteur change-t-elle quelque chose ?

Devant le juge civil, la bonne foi est indifférente pour la contrefaçon directe ; elle compte en revanche pour la fourniture de moyens et devant le juge pénal, où l'élément intentionnel doit être établi.

Combien de temps a-t-on pour agir ?

Cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait de contrefaçon pour l'action civile, six ans à compter des faits pour l'action pénale.