Une marque inexploitée pendant cinq ans peut être retirée à son titulaire

La déchéance de marque est la perte du droit exclusif d'un titulaire qui n'a pas exploité sa marque enregistrée pendant cinq ans, ou dont la marque est devenue usuelle ou trompeuse, selon le code de la propriété intellectuelle (articles L. 714-5 et L. 714-6). Depuis avril 2020, la demande se forme à l'INPI pour 600 euros.

Qu'est-ce que la déchéance de marque ?

La déchéance de marque est une sanction qui fait perdre au titulaire le droit exclusif attaché à son titre, alors même que la marque avait été valablement enregistrée. Elle se distingue en cela de la nullité, qui frappe une marque qui n'aurait jamais dû être enregistrée. La déchéance sanctionne un comportement postérieur au dépôt : le titulaire n'a pas exploité son signe, ou il a laissé ce signe perdre son caractère distinctif, ou il l'a rendu trompeur.

Le fondement se trouve dans le code de la propriété intellectuelle. L'article L. 714-5 vise le défaut d'usage sérieux ; l'article L. 714-6 vise la marque devenue la désignation usuelle d'un produit ou d'un service et la marque devenue propre à induire le public en erreur. Pour la marque de l'Union européenne, le règlement sur la marque de l'Union prévoit des motifs de déchéance équivalents.

La logique du droit des marques explique cette règle. Le dépôt confère un monopole d'exploitation sur un signe, renouvelable sans limite tous les dix ans. Ce monopole n'a de sens que s'il protège une activité réelle : un signe enregistré et jamais utilisé bloque des concurrents sans rien apporter au marché. La déchéance rend donc au domaine public les signes qui ne servent à rien, ce qui permet à d'autres entreprises de les déposer.

Il faut enfin souligner que la déchéance n'est jamais automatique. L'INPI ne surveille pas l'usage des marques enregistrées et ne retire aucun titre de sa propre initiative. Une marque inexploitée depuis vingt ans reste inscrite au registre, avec toutes les apparences d'un droit valable, tant qu'aucune personne n'a engagé d'action en déchéance. C'est ce qui rend la situation trompeuse pour le titulaire : son titre de marque paraît intact jusqu'au jour où un tiers l'attaque.

Que disent les textes en vigueur ?

Le régime actuel résulte de la transposition de la directive européenne 2015/2436 sur les marques. En France, elle a été réalisée par l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, complétée par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, qui fixe les règles de l'instruction devant l'office. La version consolidée des articles du code se consulte sur Légifrance (legifrance.gouv.fr) : c'est la référence à citer dans un courrier ou un mémoire, car les commentaires publiés en ligne renvoient parfois à une rédaction antérieure, différente sur des points déterminants comme le point de départ du délai.

Avant cette réforme, le contentieux de la déchéance relevait exclusivement des tribunaux, et la jurisprudence s'était construite sur des affaires introduites en défense à une action en contrefaçon. Ces décisions restent utiles pour comprendre ce que les juges considèrent comme une exploitation suffisante, puisque la notion n'a pas changé de nature. La nouveauté tient à l'accès : une contestation qui supposait un procès et un cabinet spécialisé peut désormais être fondée sur un simple dossier déposé à l'office.

Hors de l'Union, les règles diffèrent. La Suisse applique sa propre loi sur la protection des marques, avec elle aussi un délai de cinq ans, mais une marque suisse ne se défend ni ne se perd devant l'INPI. Le monopole conféré par un dépôt reste territorial : chaque droit national obéit à ses propres dispositions.

Quels sont les motifs de déchéance de marque ?

Trois motifs de déchéance sont prévus par la loi. Le premier est de loin le plus invoqué en pratique, les deux autres restent plus rares mais ne doivent pas être négligés par le titulaire d'une marque connue.

Le défaut d'usage sérieux pendant cinq ans

Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le délai court à compter de la date à laquelle l'enregistrement est devenu définitif, et non de la date du dépôt. Tout intervalle de cinq ans sans exploitation, à n'importe quel moment de la vie de l'enregistrement, suffit : une marque vendue pendant quinze ans puis abandonnée devient attaquable cinq ans après l'arrêt des ventes.

Ce défaut s'apprécie classe par classe, et même article par article. Une marque déposée dans dix classes par précaution, mais utilisée pour un seul type de produit, est exposée à une déchéance partielle pour tout le reste. Cette menace de déchéance explique que le choix des classes de Nice au moment du dépôt doit rester proportionné à ce que l'entreprise exploitera réellement.

La marque devenue la désignation usuelle du produit

Le deuxième motif vise la marque devenue, du fait de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. On parle de dégénérescence : le signe a perdu son caractère distinctif parce que le public l'emploie pour nommer le produit lui-même, quelle que soit son origine. Le texte exige que cette évolution soit due au fait du titulaire, par exemple parce qu'il a lui-même utilisé sa marque comme un nom commun ou n'a rien fait contre les usages génériques de tiers.

La marque devenue trompeuse

Le troisième motif concerne la marque devenue propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, en raison de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement. Un signe évoquant une région, conservé après la délocalisation de toute la production, peut entrer dans ce cas.

Qu'est-ce qu'un usage sérieux de la marque ?

L'usage sérieux est un usage réel de la marque, conforme à sa fonction essentielle : garantir au consommateur l'origine des produits ou des services. La jurisprudence de la Cour de justice, reprise par les juridictions françaises, écarte l'usage purement symbolique, destiné seulement à maintenir les droits sur le signe. Quelques ventes organisées entre sociétés d'un même groupe, juste avant l'expiration du délai, ne suffisent en général pas.

Plusieurs éléments sont pris en compte pour apprécier le caractère sérieux de l'exploitation : la nature des produits, le secteur économique, l'étendue territoriale, la fréquence et la régularité des actes, le volume commercial. Il n'existe pas de seuil chiffré. Un volume modeste peut suffire pour un produit rare ou coûteux, alors qu'il serait jugé insuffisant pour un produit de grande consommation.

La loi assimile plusieurs situations à un usage sérieux, et il est utile de les connaître :

• l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, par exemple avec un logo modernisé ;
• l'usage fait avec le consentement du titulaire, notamment par un licencié ou une filiale ;
• l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation ;
• l'usage d'une marque collective par les personnes habilitées, dans les conditions fixées par son règlement d'usage.

À l'inverse, l'usage d'un signe comme simple nom commercial, enseigne ou nom de domaine, sans lien avec des produits ou services identifiés, est souvent jugé insuffisant. Une marque doit être utilisée pour désigner des produits et services, pas seulement pour identifier une entreprise. Un site web actif sous le nom de la marque aide, à condition qu'il propose effectivement les produits concernés au public français.

Comment prouver l'usage d'une marque ?

C'est au titulaire de prouver l'usage de la marque, et non au demandeur de démontrer l'absence d'exploitation. Cette répartition de la preuve surprend souvent : un titulaire qui a réellement exploité sa marque mais n'a rien conservé peut perdre son droit. Il doit apporter des éléments concrets, datés, qui rattachent le signe aux produits ou services visés et au territoire concerné.

Les pièces utiles se classent en plusieurs familles. Le tableau suivant donne un repère sur leur force probante, telle qu'elle ressort des décisions publiées par l'INPI.

Les preuves numériques prennent une place croissante. Les données techniques d'une boutique en ligne (journaux de commandes, statistiques de visites, nombre d'utilisateurs inscrits) et les documents de campagnes marketing montrent une utilisation effective du signe auprès de la clientèle, à condition d'être extraits de façon fiable. Le stockage de ces fichiers doit être organisé dès l'origine : une information perdue lors d'un changement d'application ou de prestataire ne se reconstitue pas au moment du contentieux.

La meilleure preuve d'usage est un faisceau : quelques factures réparties sur la période, un catalogue, une page web archivée et une information chiffrée sur les ventes. Chaque pièce doit être reliée à la période de cinq ans en cause et aux produits contestés. Une bonne habitude consiste à constituer chaque année un dossier par marque et par classe, à conserver avec le certificat d'enregistrement.

Attention à un piège prévu par le texte : le commencement ou la reprise d'usage intervenus dans les trois mois précédant la demande de déchéance ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont débuté après que le titulaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. Relancer en urgence une exploitation après avoir reçu un courrier d'avocat ne sauve donc pas la marque.

Comment demander la déchéance d'une marque ?

Depuis la réforme issue de la loi PACTE et de l'ordonnance du 13 novembre 2019, la demande en déchéance d'une marque française suit deux voies, selon le cadre dans lequel elle intervient.

La procédure administrative devant l'INPI

Depuis le 1er avril 2020, l'Institut national de la propriété industrielle est compétent pour statuer sur les demandes en nullité et en déchéance à titre principal. Auparavant, il fallait saisir le tribunal de grande instance, avec un coût et des délais qui décourageaient la plupart des demandeurs. La demande se dépose en ligne, elle doit identifier la marque attaquée, le motif invoqué et les produits et services visés.

Point essentiel : pour une action en déchéance, le demandeur n'a pas à justifier d'un intérêt à agir. N'importe quelle personne physique ou morale peut engager la procédure, y compris une entreprise qui souhaite simplement récupérer le signe pour son propre dépôt. L'instruction est écrite et contradictoire : le propriétaire est invité à présenter ses observations et ses preuves d'usage, les parties peuvent échanger plusieurs mémoires, puis l'INPI rend sa décision. Le délai de traitement se compte en mois, et non en années comme devant les juridictions. La décision peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.

La voie judiciaire

Le tribunal judiciaire reste exclusivement compétent lorsque la demande en déchéance est formée à titre reconventionnel ou connexe, par exemple en défense à une action en contrefaçon. C'est un réflexe classique : la personne poursuivie pour contrefaçon de marque vérifie d'abord si le titulaire exploite réellement son signe. Si ce n'est pas le cas, elle demande la déchéance, et l'action du titulaire perd son fondement pour les produits non exploités. La loi permet d'ailleurs au défendeur à une action en contrefaçon d'exiger que le titulaire apporte la preuve d'un usage sérieux sur la période pertinente.

Le recours à un avocat ou à un conseil en propriété industrielle n'est pas obligatoire devant l'INPI, mais il est vivement recommandé dès que le titre a une valeur économique. La qualification de l'usage sérieux et la sélection des preuves relèvent d'une analyse fine de la jurisprudence.

Quel est le coût d'une demande en déchéance ?

Le coût d'une demande en déchéance devant l'INPI est d'abord celui de la redevance : 600 euros, selon le barème de l'INPI en vigueur depuis 2020. Cette taxe est due par le demandeur au dépôt de sa demande. À ce montant s'ajoutent, le cas échéant, les honoraires d'un avocat ou d'un conseil, qui varient selon la complexité du dossier et le nombre de pièces à analyser.

La comparaison avec la voie judiciaire est parlante : une action devant le tribunal judiciaire mobilise un avocat obligatoire, une procédure de plusieurs mois ou années et des frais bien supérieurs. C'est ce différentiel qui a multiplié les demandes depuis 2020. Une petite entreprise peut désormais contester une marque dormante qui gêne son propre enregistrement pour un budget limité.

Pour une marque de l'Union européenne, la demande se forme auprès de l'EUIPO, avec une taxe propre à cet office. Le mécanisme est proche, mais l'usage s'apprécie à l'échelle du territoire de l'Union ; la page consacrée à la marque européenne déposée à l'EUIPO détaille ce titre. Les recours contre les décisions de l'office relèvent ensuite du Tribunal de l'Union européenne.

Quelles sont les conséquences de la déchéance ?

Les conséquences de la déchéance sont lourdes pour le titulaire de la marque. La décision entraîne la perte de droits sur le signe pour les produits et services concernés. Le titulaire ne peut plus s'opposer à un dépôt identique ou similaire, ni agir en contrefaçon sur le fondement du titre déchu pour ces produits.

La déchéance prend effet à la date de la demande ou, si elle est demandée et justifiée, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance. Cet effet rétroactif compte : il peut priver le titulaire d'une action en contrefaçon portant sur des actes antérieurs à la décision. La décision est inscrite au Registre national des marques et elle est opposable à tous, contrairement à un simple jugement entre deux parties.

La déchéance peut être totale ou partielle. Si la marque est exploitée pour une partie seulement des produits désignés, la déchéance ne s'applique qu'aux produits et services non exploités. L'enregistrement subsiste pour le reste, avec un périmètre réduit. En pratique, c'est l'issue la plus fréquente : une marque qui couvrait vingt produits n'en protège plus que trois.

Le signe retombe ensuite dans le domaine public pour les produits concernés. Un tiers peut le déposer à son nom, sous réserve des autres droits antérieurs, comme un droit d'auteur sur un logo, une dénomination sociale ou une autre marque enregistrée, qui pourraient créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

Déchéance ou nullité : deux actions à ne pas confondre

La confusion entre nullité et déchéance est fréquente, car les deux procédures se déposent au même endroit et visent le même titre de marque. Elles reposent pourtant sur des logiques opposées.

Les deux actions se combinent souvent. Un tiers qui veut libérer un signe invoque la nullité s'il détient un droit antérieur, par exemple une dénomination déjà exploitée, et la déchéance si la marque adverse n'est pas utilisée. Une demande d'enregistrement concurrente peut ainsi être débloquée par l'une ou l'autre voie.

Quelles sont les conditions pour éviter la déchéance ?

Les conditions pour éviter la déchéance tiennent en trois mots : usage sérieux, preuve, périmètre. Le titulaire doit exploiter sa marque réellement, conserver la trace de cette exploitation et limiter le dépôt aux produits qu'il utilise ou utilisera dans les cinq ans.

Les justes motifs de non-exploitation

La loi réserve le cas des justes motifs, parfois appelés excuse légitime. Il s'agit d'obstacles indépendants de la volonté du titulaire qui rendent l'exploitation de la marque impossible ou déraisonnable : une autorisation administrative de mise sur le marché qui tarde, une interdiction réglementaire, un embargo, une catastrophe. La jurisprudence les admet de façon restrictive. Des difficultés financières ou une stratégie commerciale de mise en sommeil ne constituent pas des justes motifs.

Les bonnes pratiques du titulaire

• Recenser chaque année les marques du portefeuille et les produits réellement vendus sous chacune d'elles.
• Archiver, classe par classe, une série de preuves datées : factures, catalogues, publicités, captures du site.
• Formaliser par un contrat les licences et l'usage par les filiales, pour que leur exploitation profite au titre.
• Éviter les dépôts couvrant des classes jamais exploitées, et déposer une nouvelle marque plutôt qu'étendre indéfiniment l'ancienne.
• Utiliser le signe comme une marque, pour désigner des produits, et non comme un nom générique.

Le moment du renouvellement de la marque à l'INPI, tous les dix ans, est un bon rendez-vous pour faire ce point : c'est l'occasion de réduire la liste des produits à ce qui est réellement exploité, plutôt que de renouveler un périmètre fragile.

Une marque déchue peut-elle être redéposée ?

Rien n'interdit à l'ancien propriétaire de déposer à nouveau le même signe après une déchéance. Le nouveau titre part toutefois d'une nouvelle date de dépôt : il ne bénéficie d'aucune ancienneté, et il peut se heurter aux dépôts effectués entre-temps par des tiers. Un redépôt systématique, destiné à contourner l'obligation d'usage sans intention réelle d'exploiter, peut en outre être qualifié de dépôt de mauvaise foi et encourir la nullité.

La situation est la même pour une marque internationale enregistrée auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle : chaque pays désigné applique ses propres règles d'usage, et la déchéance prononcée en France n'affecte que la désignation française.

Questions fréquentes sur la déchéance de marque

Combien de temps une marque peut-elle rester inexploitée ?

Cinq ans au plus, sur une période ininterrompue. Au-delà, toute personne peut demander la déchéance pour les produits et services non exploités, sauf justes motifs.

Qui peut demander la déchéance d'une marque pour défaut d'usage ?

Toute personne physique ou morale, sans avoir à justifier d'un intérêt à agir, devant l'INPI depuis le 1er avril 2020.

Qui doit prouver l'usage de la marque ?

Le titulaire. Il lui revient de produire des éléments concrets et datés montrant un usage sérieux pour les produits et services contestés.

La déchéance supprime-t-elle toute la marque ?

Pas nécessairement : elle peut être partielle et ne viser que les produits ou services pour lesquels l'usage n'est pas démontré.