Étendre sa marque hors d'Europe avec le système de Madrid

Le système de Madrid est le mécanisme d'enregistrement international des marques administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Un seul dépôt, une seule langue et une seule série de taxes suffisent pour demander la protection d'une marque dans plus de cent trente territoires.

Ce que le système de Madrid protège vraiment

Une marque internationale ne fait pas naître un droit unique valable sur toute la planète. La procédure produit, dans chaque membre désigné, les mêmes effets qu'un dépôt effectué directement auprès de l'office national de ce territoire. Le titulaire obtient donc un faisceau de droits distincts, soumis chacun au droit local, mais réunis sous un seul numéro et gérés depuis un seul dossier.

La différence avec la marque de l'Union européenne est nette et vaut d'être posée d'emblée. La marque européenne est un titre unitaire : elle vit ou tombe pour l'ensemble des vingt-sept États. Une marque internationale, elle, peut parfaitement être refusée au Japon, acceptée au Canada et abandonnée en Corée du Sud sans que les autres désignations en souffrent. Les deux voies se combinent d'ailleurs très bien, l'Union européenne étant elle-même désignable comme un membre du système.

C'est cette architecture qui explique tout le reste : la procédure d'enregistrement est centralisée, l'examen local ne l'est pas.

Arrangement, Protocole et Union de Madrid : quel texte s'applique

Deux traités portent le système. L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques date de 1891. Le Protocole relatif à cet Arrangement a été adopté en 1989 et est entré en vigueur en 1996 pour lever les obstacles qui tenaient les grands offices à l'écart : possibilité de partir d'une simple demande et non d'un enregistrement, délai de refus porté à dix-huit mois, taxes individuelles, langues supplémentaires.

Depuis le 31 octobre 2015, tous les membres de l'Union de Madrid sont parties au Protocole, et c'est donc lui seul qui régit aujourd'hui les enregistrements internationaux. L'Arrangement subsiste dans les textes sans plus produire d'effet pratique. Un guide ou un article qui distingue encore les deux régimes décrit un état du droit révolu, et cette distinction n'a plus à entrer dans le raisonnement d'un déposant.

La marque de base, condition d'entrée du système

Aucune demande internationale ne peut être déposée dans le vide. Il faut au préalable une marque de base, c'est-à-dire une demande d'enregistrement ou un enregistrement déjà existant auprès de l'office d'origine. En France, cette marque de base est déposée à l'Institut national de la propriété industrielle : notre guide sur la manière de déposer une marque à l'INPI détaille cette première étape, dont dépend tout le reste. Une marque de l'Union européenne enregistrée auprès de l'EUIPO fait tout aussi bien l'affaire, l'office d'origine étant alors l'office européen.

Le rattachement à un office d'origine

Le déposant ne choisit pas librement son office d'origine. Il doit justifier d'un lien de rattachement avec l'État concerné : la nationalité, le domicile, ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire. Une société française ne peut donc pas passer par un office étranger jugé plus rapide, et une société étrangère disposant d'une filiale réelle en France peut légitimement partir de l'INPI.

La demande internationale ne peut pas dépasser la base

La demande internationale doit reproduire fidèlement la marque de base : même signe, même titulaire, et une liste de produits et services qui ne peut pas être plus large que celle du dépôt d'origine. Elle peut être plus étroite, jamais plus vaste. L'office d'origine certifie cette correspondance avant de transmettre le dossier, et c'est à ce stade que la plupart des dossiers achoppent.

La conséquence est stratégique. Une marque de base rédigée trop étroitement enferme pour dix ans la portée de toutes les désignations à venir. Le libellé se travaille donc au moment du dépôt national, pas après, et le choix des classes de la classification de Nice mérite d'y être arbitré en tenant compte des pays visés à moyen terme.

Quelles sont les conditions d'enregistrement d'une marque internationale ?

Il faut une marque de base déposée ou enregistrée auprès d'un office d'origine, un lien de rattachement avec l'État de cet office (nationalité, domicile ou établissement effectif), une demande internationale identique à la marque de base et une liste de produits et services qui n'excède pas celle du dépôt d'origine.

Peut-on modifier le signe après le dépôt international ?

Non. Le signe est figé pour toute la durée de l'enregistrement international. Seules la liste des produits et services peut être limitée, jamais étendue, et les données du titulaire peuvent être modifiées. Un signe qui évolue impose un nouveau dépôt.

Déposer : de l'office d'origine au Bureau international

La demande d'enregistrement international ne se dépose jamais directement à Genève. Elle transite obligatoirement par l'office d'origine, qui joue un rôle de filtre et de certification.

Les trois étapes et leurs délais

• La certification par l'office d'origine. Il vérifie la conformité à la marque de base, perçoit sa propre redevance de transmission, puis envoie le dossier au Bureau international de l'OMPI. Si celui-ci le reçoit dans les deux mois, la date de l'enregistrement international est celle de la réception par l'office d'origine.
• L'examen de forme par le Bureau international. L'OMPI ne juge ni la disponibilité ni la distinctivité du signe : elle contrôle la régularité formelle, la classification des produits et le paiement des taxes. Les irrégularités sont notifiées et donnent trois mois pour être corrigées. L'enregistrement est ensuite inscrit au registre international et publié à la gazette.
• La notification aux offices désignés. Chaque partie désignée reçoit la notification et ouvre son propre examen local, selon sa loi, sa langue et ses usages.

Le point à retenir est que la procédure ne devient réellement internationale qu'à la troisième étape. Les deux premières restent administratives et ne préjugent en rien de l'issue dans les pays visés.

Langues, formulaires et outils de l'OMPI

La demande internationale se rédige en français, en anglais ou en espagnol, au choix du déposant, sous réserve de ce que permet l'office d'origine. Le formulaire MM2 en constitue la trame, complété par des annexes propres à certaines désignations, dont la déclaration d'intention d'utiliser la marque exigée pour les États-Unis. Les services en ligne eMadrid permettent de préparer et de suivre le dossier, et le gestionnaire de portefeuille regroupe l'ensemble des enregistrements internationaux d'un même titulaire.

Comment déposer une marque internationale ?

En déposant d'abord une marque de base auprès de son office national, puis en présentant à ce même office une demande internationale qui désigne les pays visés. L'office certifie la demande et la transmet au Bureau international de l'OMPI, qui l'examine en la forme, l'inscrit au registre international et la notifie aux offices désignés.

Ce que coûte un enregistrement international

Le barème de l'OMPI s'exprime en francs suisses et se décompose en quatre postes. La réduction des coûts par rapport à une série de dépôts nationaux est réelle, mais elle tient surtout à l'économie de mandataires locaux au stade du dépôt, pas au montant des taxes officielles.

Ces montants sont fixés par le règlement d'exécution et n'ont pas bougé depuis plusieurs années, mais ils sont révisables par l'Assemblée de l'Union de Madrid. Le calculateur de taxes de l'OMPI donne le total exact pour une combinaison de pays donnée, et c'est lui qui fait foi au moment de payer. Les désignations à taxe individuelle pèsent souvent plus lourd que toutes les autres réunies : quatre ou cinq marchés bien choisis coûtent parfois moins qu'une liste de vingt pays dont la moitié ne sera jamais exploitée.

Choisir les pays à désigner

Le choix des pays est la décision la plus structurante du dossier, et la plus souvent prise à l'envers. Désigner large parce que la case existe revient à financer une protection dans des territoires où la marque ne sera ni exploitée ni surveillée, donc où elle deviendra attaquable pour défaut d'usage. Le raisonnement utile part de trois questions : où l'entreprise vend-elle réellement, où produit-elle ou fait-elle produire, et où ses contrefacteurs s'approvisionnent-ils.

Les membres, et les grands absents

L'Union de Madrid compte plus de cent dix membres, qui couvrent plus de cent trente territoires, et la liste s'allonge régulièrement. Certaines désignations sont particulièrement rentables : l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle vaut pour dix-sept États d'un seul tenant, l'Union européenne pour vingt-sept, le Benelux pour trois.

Les absences comptent autant que les présences, car elles imposent un dépôt national classique en parallèle. L'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Uruguay et Taïwan restent hors du système. Un piège plus discret concerne la Chine : la désignation chinoise ne s'étend ni à Hong Kong ni à Macao, deux territoires qui exigent chacun leur propre dépôt. La liste officielle des parties contractantes doit être consultée avant d'arrêter la carte des désignations, car elle change plusieurs fois par an.

Ajouter un pays plus tard : la désignation postérieure

Le système n'oblige pas à tout décider le premier jour. Une désignation postérieure permet d'étendre à tout moment un enregistrement international existant à de nouveaux membres, contre les taxes correspondantes. La protection y prend effet à la date de cette désignation et non à celle de l'enregistrement initial, ce qui laisse le champ libre à un tiers ayant déposé entre-temps sur ce territoire. Une expansion prévisible à dix-huit mois se désigne donc dès le départ ; une hypothèse lointaine attend.

Quels pays participent au système de Madrid ?

Plus de cent dix membres, couvrant plus de cent trente territoires, dont l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, l'Inde et le Brésil. L'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Uruguay et Taïwan n'en font pas partie, et la désignation de la Chine ne couvre ni Hong Kong ni Macao.

Le refus provisoire, l'examen local et l'opposition

C'est ici que le système montre ses limites, et c'est la partie que les déposants découvrent le plus tard.

Douze ou dix-huit mois pour refuser

Chaque office désigné dispose d'un délai de douze mois pour notifier un refus provisoire, porté à dix-huit mois pour les membres qui ont fait la déclaration correspondante, et davantage encore lorsque le refus résulte d'une opposition tardive. Passé ce délai sans notification, la protection est acquise sur ce territoire comme si la marque y avait été enregistrée directement. Le silence vaut donc acceptation, ce qui est une des vraies commodités du mécanisme.

Un refus provisoire n'est pas un rejet définitif. C'est l'ouverture d'un débat devant l'office national, sur des motifs absolus (caractère distinctif, signe descriptif ou trompeur) ou relatifs (marques antérieures). Les États-Unis en émettent massivement, souvent pour un libellé de produits jugé trop vague au regard de leur pratique, là où la formulation aurait passé sans difficulté en Europe.

Répondre suppose presque toujours un mandataire local

L'OMPI transmet la notification mais ne représente personne. La réponse se dépose devant l'office qui a refusé, dans sa langue, dans ses délais et selon ses règles de procédure, et la plupart des juridictions imposent un représentant domicilié sur place. Le budget d'un dépôt international doit donc prévoir une réserve pour ces réponses : c'est le poste qui fait dériver les dossiers, bien plus que les taxes de l'OMPI. Un avocat ou un conseil en propriété industrielle coordonne utilement ces correspondants.

L'opposition des tiers

La procédure d'opposition reste entièrement nationale. Après publication, les titulaires de droits antérieurs peuvent former opposition devant l'office désigné, dans le délai propre à ce territoire, et l'office notifie alors un refus provisoire fondé sur cette opposition. Une recherche d'antériorité conduite avant le dépôt reste la seule façon d'anticiper ce risque pays par pays, et son coût est sans commune mesure avec celui d'une opposition perdue après trois ans de commercialisation.

Quelle est la procédure d'opposition contre une marque internationale ?

Elle se déroule devant l'office national du territoire concerné, selon son propre droit et dans son propre délai. Le titulaire d'un droit antérieur forme opposition après la publication de la désignation, et l'office notifie au Bureau international un refus provisoire fondé sur cette opposition. Le débat se poursuit ensuite localement, en général par l'intermédiaire d'un mandataire établi sur place.

Que se passe-t-il si aucun office ne répond ?

L'absence de notification dans le délai de douze ou dix-huit mois vaut acceptation. La marque est alors protégée dans le territoire concerné avec les mêmes effets qu'un enregistrement national, sans démarche supplémentaire du titulaire.

La dépendance de cinq ans et l'attaque centrale

C'est le principal risque du système, et il est trop rarement expliqué au moment du dépôt.

Ce que la dépendance emporte

Pendant cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci reste juridiquement lié à la marque de base. Si l'enregistrement de base est refusé, retiré, annulé, frappé de déchéance ou limité durant cette période, l'enregistrement international est radié dans la même mesure, et cela pour toutes les désignations à la fois. Un concurrent qui souhaite bloquer une expansion n'a donc pas à attaquer vingt titres dans vingt pays : il lui suffit de faire tomber le dépôt français ou européen d'origine. C'est ce que la pratique appelle l'attaque centrale.

La dépendance joue aussi lorsque l'action est engagée avant la fin des cinq ans mais tranchée après. Elle conduit à soigner la solidité de la marque de base, notamment son usage effectif, puisque la déchéance pour défaut d'usage est l'un des chemins les plus courants pour l'obtenir.

La transformation en demandes nationales

Le Protocole prévoit un filet de sécurité. Dans les trois mois qui suivent la radiation, le titulaire peut transformer chaque désignation en demande nationale directe devant l'office concerné, en conservant la date de l'enregistrement international et, le cas échéant, sa priorité. Le mécanisme sauve l'antériorité, mais il coûte cher : il faut reprendre autant de procédures d'enregistrement que de pays, avec des mandataires locaux partout. Passé les cinq ans, la dépendance disparaît et chaque désignation vit sa vie indépendamment de la marque de base.

Vérifier une marque avant de désigner

L'OMPI met à disposition plusieurs bases de données consultables librement. Madrid Monitor donne l'état d'un enregistrement international, ses désignations, les refus notifiés et l'historique des inscriptions ; il remplace l'ancienne base ROMARIN. La Global Brand Database agrège les collections de nombreuses juridictions nationales et permet une recherche de marque par texte, par image ou par classe. Ces deux services relèvent du portail de l'organisation, et non d'un opérateur privé.

Ces outils disent ce qui existe, pas ce qui est disponible. Une antériorité peut résider dans un registre non couvert, dans une dénomination sociale, dans une enseigne ou dans un usage non enregistré selon les pays de common law. La consultation d'une base de données est un premier tri, jamais une garantie, et une recherche d'antériorité conduite pays par pays reste nécessaire sur les marchés qui comptent.

Comment vérifier une marque via l'OMPI ?

Madrid Monitor permet de consulter l'état de tout enregistrement international, ses désignations et les refus provisoires notifiés. La Global Brand Database étend la recherche aux collections de nombreux offices nationaux, par texte, par image ou par classe de Nice. Les deux services sont gratuits et publics.

Gérer et renouveler son portefeuille

La gestion centralisée est l'avantage du système de Madrid le plus durable, et celui qui se mesure sur dix ans plutôt qu'au moment du dépôt. Un enregistrement international dure dix ans à compter de sa date, renouvelable indéfiniment par périodes de dix ans, en une seule opération et un seul paiement pour toutes les désignations.

Les changements se font de la même manière : un changement de titulaire à la suite d'une cession, un changement de dénomination ou d'adresse, une limitation de la liste des produits, une renonciation à un territoire, tout s'inscrit une fois au registre international et se répercute sur l'ensemble. Là où un portefeuille de vingt dépôts nationaux impose vingt formalités et vingt honoraires, l'enregistrement international en demande une. Les licences d'exploitation peuvent également y être inscrites, avec les réserves que certains offices maintiennent sur leur opposabilité locale.

Ce que le système de Madrid ne couvre pas

Le mécanisme ne vaut que pour les marques. Les autres objets de la propriété industrielle relèvent de traités distincts, souvent confondus avec lui parce qu'ils reposent sur la même idée d'un dépôt unique administré depuis Genève.

• Les dessins et modèles passent par le système de La Haye, qui protège l'apparence d'un produit et non le signe qui le désigne. Notre dossier sur les dessins et modèles expose ce que cette protection recouvre en droit français.
• Les inventions relèvent du traité de coopération en matière de brevets, décrit dans notre page sur le brevet international déposé par la voie du PCT. Le rapport de recherche y joue le rôle que la certification de la marque de base tient ici.
• Les noms de domaine ne sont pas des titres de propriété industrielle et échappent complètement au registre international, même lorsqu'ils reprennent une marque enregistrée.

Une action en contrefaçon reste elle aussi purement nationale : le litige se porte devant la juridiction du territoire où l'atteinte est commise, et l'enregistrement international n'y sert que de preuve du droit invoqué.

Les erreurs qui coûtent le plus cher

• Déposer une marque de base au libellé trop étroit : aucune désignation ne pourra jamais dépasser ce périmètre.
• Désigner des pays où rien ne sera vendu, puis perdre ces droits pour défaut d'usage cinq ans plus tard.
• Ignorer un refus provisoire faute d'avoir prévu le budget de réponse, et laisser la désignation tomber par défaut.
• Oublier que la désignation de la Chine ne couvre ni Hong Kong ni Macao, ni celle de l'Union européenne les États tiers d'Europe.
• Négliger l'usage de la marque de base pendant les cinq ans de dépendance, et offrir à un concurrent la cible d'une attaque centrale.
• Confondre marque et invention : la protection technique relève d'une autre voie, décrite dans notre dossier sur le brevet international déposé par la voie du PCT.

Vérifier les textes et les barèmes

Les règles exposées ici viennent du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid et de son règlement d'exécution, tenus à jour par l'OMPI. La liste des parties contractantes, le barème des taxes et le calculateur officiel se consultent sur le site du système de Madrid de l'OMPI, et les modalités françaises de transmission de la demande internationale sur celui de l'INPI. Ce site est indépendant et n'a aucun lien avec ces organisations.